编者按：涉外定牌加工（OEM）是否构成商标侵权，实务界对此一直存在争论。下文将从最高院近年来关于OEM的三起侵害商标权纠纷再审案入手，为您梳理裁判标准的变迁。

OEM是Original Equipment Manufacturer的缩写，一般是指境内企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照要求加工产品，并在产品上贴附境外委托人提供的商标，最终将全部产品交付给境外委托人，但不在境内销售的生产加工模式。

“PRETUL”案

2015年11月26日，最高院就莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害商标权纠纷一案作出（2014）民提字第38号再审民事判决，撤销宁波中院、浙江省高院一、二审关于涉案OEM行为构成侵权的判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。

最高院认为：储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司（第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标的权利人）生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性，因此该贴附的标志不具有商标的属性。亚环公司在委托加工产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。

观点：商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。

“东风”案

2017年12月28日，最高院就上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷一案作出（2016）最高法民再339号再审民事判决，撤销江苏省高院二审关于涉案OEM行为构成侵权的判决，维持常州中院一审驳回上柴公司诉讼请求的判决。

最高院认为：常佳公司接受印尼PTADI公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。且常佳公司在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就其时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。另，常佳公司从事案涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。

观点：东风案延续了最高院自“PRETUL”案形成的从商标使用角度评判是否侵权的观点，认为全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，更谈不上“侵权”。与此同时，还设立了“受托方具有必要审查注意义务”的规则。

“HONDA”案

2019年9月23日，最高院就本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷一案作出（2019）最高法民再138号再审民事判决，撤销云南省高院二审关于涉案OEM行为不构成侵权的判决，维持德宏中院一审认定侵权的判决。

最高院认为：商标使用行为是一种客观行为，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。恒胜鑫泰公司、恒胜集团的被诉侵权行为属于涉外定牌加工。但是，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性，故该定牌加工行为已经具备了区别商品来源的可能性，属于商标法意义上的商标的使用。更为重要的是，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。综上，被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性,容易让相关公众混淆。对于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提出的恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权，不构成侵权的主张，最高院认为：商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

观点：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认，且不以造成实际损害为侵权构成要件。前述“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。

小编提醒：对涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的判断，仍需回归商标基本功能与使用，商标侵权判断的一般规则，同时应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析。作为国内OEM企业，应对相关商标权利尽到合理的审查、注意义务，及早防范法律风险。