构成作品的商标,注册前不妨先登记版权

2020-03-12

创业先注册商标,大概已经成为共识。对于精心设计的商标,在构成作品的情况下,及时申请版权登记,或许对商标保护更为有利。2020年2月3日,商评委就以侵犯著作权为由对第16964863号“Café AmazeS及图”商标(以下称诉争商标)作出了无效宣告裁定。

 

一、基本案情

诉争商标由自然人高朝惠于2015年5月15日提出注册申请,核定使用在第43类“养老院、动物寄养、咖啡馆”等服务上,经审查于2018年2月14日获准注册。

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2018年10月12日,泰国国家石油股份有限公司(以下称泰国石油公司)对上述商标提出无效宣告请求。申请理由如下:1、诉争商标与泰国石油公司名下第18036635号“café AmazoN及图”商标(以下称引证商标)构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。2、诉争商标侵犯了泰国石油公司对“café AmazoN及图”美术作品享有的著作权。3、高朝惠多次访问泰国,应当知晓引证商标,故其注册诉争商标具有故意抄袭的恶意。4、诉争商标的注册将导致不良社会影响。

高朝惠辩称,引证商标知名度不高,诉争商标申请注册日期早于引证商标,不构成在先权利障碍,亦不构成近似商标;诉争商标没有侵犯著作权,更不会造成不良影响,因此请求维持诉争商标。


二、裁定结果

商评委经审理认为,1、引证商标申请注册日期晚于诉争商标申请注册日期,此时引证商标不构成诉争商标的在先权利障碍。

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2、泰国石油公司在2003年已在泰国申请注册了“café AmazoN及图”商标,先后被核定使用在第30类咖啡、第43类咖啡馆、第14类咖啡杯等多个商品/服务上。“café AmazoN及图”图文组合为金刚鹦鹉图案与英文单词“caf锓AmazoN”的组合,该图案整体表现形式独特,符合我国著作权法对作品独创性的要求,属于我国著作权法保护的美术作品。虽然泰国石油公司未能提交著作权底稿、原件、取得权利的合同等证据,但结合其在泰国的商标注册情况和提交的咖啡店店面图片,在无相反证据的情况下,可视其为“café AmazoN及图”美术作品的利害关系人,具有对该作品主张权利的主体资格。诉争商标与上述美术作品在构图要素、设计手法等方面极为接近,已构成实质性近似。

3、泰国石油公司称高朝惠是泰国澄海同乡会的董事,多次访问泰国,对“café AmazoN及图”美术作品完全具有接触的可能,高朝惠对此未予否认。

综上,商评委认为高朝惠未经相关权利人许可申请注册诉争商标的行为,已构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权的情形,泰国石油公司无效宣告理由部分成立,诉争商标予以无效宣告。


三、启示

《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并由一定影响的商标。”根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》,《商标法》第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。由此,著作权作为受《商标法》保护的在先权利之一,保护力度可以说是惠及所有商品和服务。

而要想获得著作权在先权利保护,在商标行政案件中,首先要证明的就是谁是著作权权利人。证明著作权权属,设计草稿、委托合同当然可以,但最直接的就是著作权登记证。也许有人会说,商标注册证还不能证明权利人享有著作权吗?非常抱歉,商标注册证一般只能证明享有商标权,不能证明著作权的归属。

因此,对精心设计已经构成作品的商标来说,申请版权登记必不可少,甚至要早于商标注册申请。相对于商标注册来说,版权登记操作简便、费用低、发证快,无续展烦恼。商标注册前先行申请版权登记,仅仅是增加一步的小投入,却能收获意想不到的大回报,何乐而不为呢。

此外,上述案例还有一点启示,就是商标是有国界的,在泰国注册的商标,在中国不当然享有商标权,要想在中国取得商标专用权还得重新申请。如果泰国石油公司能早于高朝惠在中国申请注册商标,或许高朝惠的申请早被商标局驳回了,也不会有后续的麻烦了。

 

 

 

 


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